Một sáng chế được cấp bằng chưa đồng nghĩa với việc doanh nghiệp đã khai thác được giá trị thương mại của nó. Trong nhiều trường hợp, chủ sở hữu không trực tiếp sản xuất mà lựa chọn lựa chọn license công nghệ patent licensing, để cho doanh nghiệp khác quyền sử dụng sáng chế hoặc tiếp cận, khai thác một phần công nghệ theo phạm vi thỏa thuận trong phạm vi nhất định và nhận lại khoản thanh toán theo thỏa thuận.
Đây có thể là cách đưa công nghệ ra thị trường mà không cần chủ sở hữu tự đầu tư toàn bộ nhà máy, hệ thống phân phối hay đội ngũ bán hàng. Tuy nhiên, một hợp đồng license không chỉ xoay quanh mức phí. Doanh nghiệp còn phải xác định chính xác quyền nào được cấp, lãnh thổ, thời hạn, tính độc quyền, quyền cải tiến, nghĩa vụ bảo mật và cơ chế xử lý vi phạm.
Patent licensing là gì?
Patent licensing có thể hiểu là việc chủ sở hữu sáng chế cho tổ chức hoặc cá nhân khác quyền sử dụng sáng chế theo những điều kiện nhất định nhưng vẫn giữ quyền sở hữu đối với sáng chế.
Điểm này khác với việc chuyển nhượng sáng chế. Khi chuyển nhượng, quyền sở hữu được chuyển từ chủ thể này sang chủ thể khác. Với licensing, bên được cấp phép chỉ nhận quyền khai thác trong phạm vi mà hợp đồng xác định.
Cách tiếp cận này cũng được Cục Sở hữu trí tuệ ghi nhận khi hướng dẫn rằng chủ sở hữu sáng chế có thể chuyển giao quyền sử dụng sáng chế cho người khác để đổi lại lợi ích tài chính hoặc lợi ích khác.
Trong thực tế thương mại, patent licensing thường phù hợp khi:
- Chủ sở hữu có công nghệ nhưng chưa muốn hoặc chưa đủ nguồn lực tự sản xuất trên quy mô lớn.
- Một doanh nghiệp khác đã có nhà máy, mạng lưới khách hàng hoặc thị trường phù hợp với sáng chế.
- Chủ sở hữu muốn khai thác sáng chế tại nhiều quốc gia hoặc nhiều phân khúc khác nhau.
- Công nghệ là một bộ phận của sản phẩm lớn hơn và cần hợp tác với doanh nghiệp đang hoạt động trong ngành.
Licensing đặc biệt hữu ích khi chủ sáng chế muốn thương mại hóa công nghệ nhưng không muốn tự gánh toàn bộ vốn, kiến thức vận hành và rủi ro thị trường.
License công nghệ có giống chuyển giao công nghệ không?
Hai khái niệm có liên quan nhưng không nên mặc nhiên xem là một.
Patent licensing trước hết liên quan đến việc cho phép sử dụng quyền đối với sáng chế, một đối tượng của quyền sở hữu công nghiệp.
Trong khi đó, một giao dịch chuyển giao công nghệ có thể rộng hơn, chẳng hạn bao gồm:
- Bí quyết kỹ thuật;
- Quy trình công nghệ;
- Tài liệu kỹ thuật;
- Giải pháp và thông số sản xuất;
- Đào tạo nhân sự;
- Hỗ trợ vận hành;
- Quyền sử dụng sáng chế hoặc các đối tượng sở hữu trí tuệ liên quan.
Vì vậy, nếu hợp đồng không chỉ cấp quyền sử dụng patent mà còn chuyển giao cả quy trình, bí quyết và hỗ trợ kỹ thuật, doanh nghiệp cần rà soát đồng thời pháp luật sở hữu trí tuệ và pháp luật về chuyển giao công nghệ, thay vì chỉ sử dụng một mẫu hợp đồng license đơn giản.
Các hình thức patent licensing doanh nghiệp thường cân nhắc
License độc quyền
Với license độc quyền, bên cấp license dành quyền sử dụng đối tượng trong phạm vi thỏa thuận cho một bên nhận license theo mức độ độc quyền được xác lập trong hợp đồng.
Đổi lại cho mức độ độc quyền cao hơn, bên cấp license thường cần đặc biệt quan tâm đến năng lực thương mại của đối tác. Nếu trao quyền trên một thị trường lớn nhưng bên nhận license không đưa sản phẩm ra thị trường, giá trị của patent có thể bị “đóng băng” trong suốt thời hạn hợp đồng.
Do đó, hợp đồng có thể thiết kế các điều kiện như: doanh số tối thiểu, mốc thương mại hóa, nghĩa vụ đầu tư hoặc quyền chấm dứt độc quyền khi đối tác không đạt mục tiêu.
License không độc quyền
Bên cấp license có thể cho nhiều doanh nghiệp khác nhau sử dụng sáng chế.
Mô hình này có thể phù hợp với công nghệ có thị trường rộng, nhiều nhóm ứng dụng hoặc khi chủ sở hữu muốn tạo doanh thu từ nhiều đối tác thay vì phụ thuộc vào một doanh nghiệp duy nhất.
Tuy nhiên, cần tránh tình trạng cấp quá nhiều license khiến các licensee cạnh tranh trực tiếp với nhau và làm giảm động lực đầu tư vào công nghệ.
Phân chia license theo lãnh thổ hoặc lĩnh vực sử dụng
Patent licensing không nhất thiết phải áp dụng cùng một quyền cho toàn bộ thị trường.
Ví dụ, một doanh nghiệp có thể được cấp quyền khai thác sáng chế cho thiết bị y tế, trong khi doanh nghiệp khác được sử dụng cùng công nghệ trong lĩnh vực công nghiệp.
Tương tự, quyền có thể được phân chia theo quốc gia hoặc vùng lãnh thổ.
Cấu trúc này giúp chủ sở hữu tối ưu hóa giá trị patent nhưng đòi hỏi phạm vi license phải được mô tả đặc biệt rõ, nếu không rất dễ phát sinh tranh chấp về thị trường và khách hàng.
7 Bước doanh nghiệp nên thực hiện khi license sáng chế
Bước 1. Kiểm tra tình trạng pháp lý của sáng chế
Trước khi đàm phán, cần xác định:
- Ai thực sự là chủ sở hữu?
- Patent còn hiệu lực hay không?
- Phạm vi bảo hộ gồm những yêu cầu bảo hộ nào?
- Sáng chế được bảo hộ tại quốc gia nào?
- Có tranh chấp, nghĩa vụ hoặc license trước đó hay không?
- Bên dự kiến cấp license có thực sự có quyền cấp phép hay không?
Đây là bước quan trọng bởi patent mang tính lãnh thổ. Một sáng chế được bảo hộ tại một quốc gia không tự động tạo quyền độc quyền tại tất cả các thị trường khác.Vì vậy, phạm vi cấp phép cũng cần được xác định tương ứng với lãnh thổ mà quyền sáng chế đang có hiệu lực.
Doanh nghiệp có thể xem thêm các vấn đề liên quan tại chuyên mục Sở hữu trí tuệ của GV Lawyers.
Bước 2. Đánh giá khả năng thương mại hóa
Có patent không đồng nghĩa công nghệ chắc chắn bán được.
Trước khi định giá license, nên đánh giá 3 câu hỏi:
- Công nghệ giải quyết vấn đề gì?
- Khách hàng có sẵn sàng trả tiền cho giải pháp đó không?
- Sau chi phí sản xuất, phân phối và royalty, bên nhận license còn đủ lợi nhuận hay không?
Bước 3. Xác định phạm vi license
Đây là phần thường quyết định giá trị thật của giao dịch.
Hai bên nên làm rõ:
- Patent nào thuộc license;
- Sản phẩm nào được phép sản xuất;
- Ứng dụng nào được phép khai thác;
- Lãnh thổ;
- Nhóm khách hàng;
- Quyền sản xuất;
- Quyền sử dụng;
- Quyền bán hoặc phân phối;
- Thời hạn license;
- Quyền sublicensing nếu có.
Một câu như “bên B được sử dụng công nghệ của bên A” là quá rộng và có thể tạo ra nhiều cách hiểu khác nhau.
Bước 4. Bảo mật trước khi cung cấp thông tin kỹ thuật
Trong quá trình đàm phán, patent chỉ là một phần thông tin mà doanh nghiệp trao đổi.
Đối tác có thể cần tiếp cận:
- Bản vẽ;
- Thông số thử nghiệm;
- Prototype;
- Quy trình;
- Dữ liệu nghiên cứu;
- Bí quyết sản xuất;
- Thông tin khách hàng hoặc chiến lược thương mại.
Vì vậy, doanh nghiệp nên cân nhắc thỏa thuận bảo mật trước khi mở data room hoặc cung cấp các thông tin chưa công khai.
Bước 5. Định giá và xây dựng cơ chế thanh toán
Không tồn tại một tỷ lệ royalty phù hợp cho mọi patent.
Giá trị license phụ thuộc vào nhiều yếu tố như:
- Sức mạnh của patent;
- Thời hạn bảo hộ còn lại;
- Quy mô thị trường;
- Lợi nhuận của sản phẩm;
- Mức độ độc quyền;
- Số lượng đối thủ;
- Chi phí thương mại hóa;
- Mức độ phụ thuộc của sản phẩm vào sáng chế;
- Công nghệ thay thế trên thị trường.
Cơ chế thanh toán có thể bao gồm khoản trả trước, royalty theo doanh thu/sản lượng, khoản tối thiểu định kỳ hoặc kết hợp nhiều phương thức. Không nên lấy một tỷ lệ royalty phổ biến trên Internet rồi áp dụng máy móc vào giao dịch. Mỗi ngành và mỗi patent có giá trị kinh tế rất khác nhau.
Bước 6. Soạn hợp đồng license đủ chặt
Theo pháp luật sở hữu trí tuệ Việt Nam, hợp đồng chuyển quyền sử dụng đối tượng sở hữu công nghiệp phải được lập bằng văn bản. Cục Sở hữu trí tuệ cũng hướng dẫn rõ nguyên tắc này.
Ngoài các thông tin cơ bản, một hợp đồng patent licensing thực tế nên xử lý rõ:
- Phạm vi quyền sử dụng: Patent, sản phẩm, lãnh thổ, lĩnh vực và khách hàng được phép khai thác.
- Tính độc quyền: Exclusive hay non-exclusive và điều kiện duy trì quyền độc quyền.
- Royalty: Công thức tính, kỳ báo cáo, đồng tiền thanh toán, quyền kiểm tra số liệu.
- Sublicense: Bên nhận license có quyền cấp lại license cho công ty con hoặc bên thứ ba hay không.
- Cải tiến công nghệ: Ai sở hữu invention hoặc improvement mới phát sinh trong quá trình hợp tác? Đặc biệt cần phân biệt cải tiến do bên nhận license tự phát triển với cải tiến được tạo ra từ việc sử dụng hoặc kết hợp công nghệ của bên cấp license.
- Bảo mật: Thông tin nào là thông tin mật và nghĩa vụ bảo mật kéo dài bao lâu.
- Duy trì patent: Duy trì hiệu lực quyền: Ai chịu trách nhiệm và chi phí đối với việc duy trì hiệu lực văn bằng, bao gồm các khoản phí liên quan?
- Xử lý hành vi xâm phạm: Nếu bên thứ ba sử dụng patent trái phép, bên nào theo dõi, gửi cảnh báo hoặc tiến hành thủ tục pháp lý?
- Chấm dứt hợp đồng: Điều gì xảy ra với hàng tồn kho, tài liệu kỹ thuật, sản phẩm đang sản xuất và sublicense sau khi hợp đồng kết thúc?
Bước 7. Quản lý license sau khi ký
Patent licensing không kết thúc tại ngày ký hợp đồng.
Sau đó, doanh nghiệp vẫn cần theo dõi:
- Nghĩa vụ báo cáo doanh thu;
- Số royalty phải trả;
- Phạm vi sử dụng công nghệ;
- Hoạt động sublicensing;
- Việc duy trì hiệu lực sáng chế;
- Dấu hiệu xâm phạm của bên thứ ba;
- Các cải tiến phát sinh;
- Thời điểm gia hạn hoặc chấm dứt.
Có phải đăng ký hợp đồng license sáng chế không?
Doanh nghiệp cần phân biệt giữa việc hợp đồng có hiệu lực giữa các bên và việc đăng ký hợp đồng chuyển quyền sử dụng đối tượng sở hữu công nghiệp để được hưởng hiệu lực đối với bên thứ ba theo quy định pháp luật. Vì vậy, trước khi ký, cần xác định đối tượng, hình thức giao dịch và mục tiêu pháp lý để đánh giá yêu cầu đăng ký trong từng trường hợp.
Patent licensing nên được nhìn như một chiến lược kinh doanh, không chỉ là hợp đồng
Một hợp đồng được soạn rất chặt vẫn chưa chắc tạo ra một thương vụ tốt.
Trước khi cấp license, chủ sở hữu nên trả lời được:
- Công nghệ tạo ra giá trị gì?
- Thị trường nào phù hợp nhất?
- Đối tác nào có khả năng thương mại hóa tốt nhất?
- Nên cấp độc quyền hay không độc quyền?
- Nên thu tiền ngay hay ưu tiên royalty dài hạn?
- Quyền đối với improvement được phân chia thế nào?
- Điều gì xảy ra nếu đối tác không đạt kế hoạch?
Qua đó có thể thấy, patent licensing nằm ở giao điểm giữa sở hữu trí tuệ, hợp đồng, chiến lược thương mại và quản trị rủi ro.
Khi doanh nghiệp thường xuyên phát sinh các hợp đồng khai thác tài sản trí tuệ, việc tích hợp quy trình rà soát này vào hệ thống pháp lý nội bộ cũng rất quan trọng. Có thể tham khảo thêm nội dung về tư vấn pháp lý thường xuyên và mô hình công ty luật tư vấn luật nội bộ tại Việt Nam.
GV Lawyers có thể hỗ trợ gì trong giao dịch license công nghệ?
Tại GV Lawyers, các vấn đề patent licensing được tiếp cận từ góc độ Sở hữu trí tuệ kết hợp với các vấn đề hợp đồng và hoạt động doanh nghiệp có liên quan.
Tùy bản chất giao dịch, việc hỗ trợ có thể tập trung vào rà soát tình trạng quyền sở hữu trí tuệ, cấu trúc phạm vi license, điều khoản bảo mật, cơ chế khai thác, quyền đối với cải tiến, điều khoản chấm dứt và các vấn đề pháp lý phát sinh trong giao dịch trong nước hoặc có yếu tố nước ngoài.
Đối với doanh nghiệp đang xây dựng hệ thống tài sản trí tuệ rộng hơn, có thể tham khảo thêm thủ tục đăng ký bản quyền tác giả và thủ tục bảo hộ thương hiệu để phân biệt cơ chế bảo hộ giữa các nhóm tài sản trí tuệ.
License công nghệ và patent licensing có thể biến sáng chế từ một tài sản pháp lý thành nguồn giá trị thương mại, nhưng hiệu quả của giao dịch phụ thuộc rất lớn vào cách doanh nghiệp thiết kế phạm vi quyền và phân bổ rủi ro ngay từ đầu.
Thay vì chỉ tập trung vào royalty, doanh nghiệp nên đồng thời kiểm tra tình trạng patent, thị trường, đối tác, phạm vi độc quyền, quyền đối với cải tiến, bảo mật, cơ chế kiểm toán và yêu cầu pháp lý của giao dịch. Đặc biệt với license xuyên biên giới hoặc giao dịch bao gồm cả patent, know-how và hỗ trợ kỹ thuật, việc phân biệt giữa chuyển quyền sử dụng sáng chế và chuyển giao công nghệ là bước quan trọng để lựa chọn đúng cấu trúc pháp lý.
