Khi doanh nghiệp bắt đầu bán hàng, nhượng quyền, mở đại lý hoặc cung cấp dịch vụ ra nước ngoài, một câu hỏi thường xuất hiện là: làm thế nào bảo vệ nhãn hiệu tại nhiều quốc gia mà không phải thực hiện hàng loạt thủ tục riêng biệt?
Hệ thống Madrid là một trong những cơ chế đáng cân nhắc trong trường hợp này. Thay vì nộp từng đơn độc lập tại từng thị trường, chủ nhãn hiệu có thể sử dụng một hệ thống đăng ký và quản lý nhãn hiệu quốc tế do WIPO quản lý, lựa chọn những quốc gia hoặc vùng lãnh thổ thành viên mà mình muốn yêu cầu bảo hộ. Tuy nhiên, Madrid không tạo ra một “nhãn hiệu toàn cầu” được tự động công nhận ở mọi quốc gia. Dưới đây, GV Lawyers phân tích những vấn đề doanh nghiệp cần hiểu trước khi thực hiện bảo hộ nhãn hiệu quốc tế qua Madrid.
Hệ thống Madrid là gì?
Hệ thống Madrid là cơ chế đăng ký và quản lý nhãn hiệu quốc tế được vận hành bởi WIPO. Chủ nhãn hiệu đủ điều kiện có thể nộp một đơn đăng ký quốc tế, lựa chọn các thành viên của hệ thống mà mình muốn mở rộng phạm vi bảo hộ.
Theo WIPO, hệ thống cho phép người nộp đơn sử dụng một đơn, một ngôn ngữ trong các ngôn ngữ được chấp nhận và một hệ thống phí tập trung bằng franc Thụy Sĩ để yêu cầu bảo hộ tại nhiều thị trường. Việc gia hạn, thay đổi hoặc mở rộng sang thành viên khác sau này cũng có thể được quản lý tập trung.
Điểm cần đặc biệt lưu ý là WIPO không thay thế cơ quan đăng ký nhãn hiệu của từng quốc gia. Sau khi đăng ký quốc tế được chuyển đến quốc gia được chỉ định, cơ quan sở hữu trí tuệ tại quốc gia đó vẫn xem xét nhãn hiệu theo pháp luật nội địa của họ.
Doanh nghiệp mới bắt đầu xây dựng quyền trong nước trước khi mở rộng ra quốc tế có thể tham khảo thêm bài viết về đăng ký nhãn hiệu tại Việt Nam.
Ai có thể đăng ký nhãn hiệu quốc tế qua Madrid?
Không phải bất kỳ doanh nghiệp hoặc cá nhân nào cũng có thể sử dụng Hệ thống Madrid. Người nộp đơn phải có mối liên hệ đủ điều kiện với ít nhất một thành viên Madrid, thông qua quốc tịch, nơi cư trú hoặc cơ sở kinh doanh, đồng thời phải có đơn đăng ký hoặc đăng ký nhãn hiệu cơ sở tại cơ quan sở hữu trí tuệ của thành viên đó.
Đối với đơn đăng ký quốc tế có nguồn gốc Việt Nam, người nộp đơn thực hiện thủ tục thông qua Cục Sở hữu trí tuệ Việt Nam trước khi đơn được chuyển đến Văn phòng quốc tế của WIPO.
Đơn hoặc đăng ký cơ sở có vai trò gì?
Một nhầm lẫn khá phổ biến là cho rằng chỉ cần có tên thương hiệu đang sử dụng tại Việt Nam là có thể đăng ký Madrid.
Trên thực tế, để sử dụng hệ thống, người nộp đơn phải dựa trên đơn nhãn hiệu hoặc đăng ký nhãn hiệu cơ sở tại cơ quan xuất xứ. Phạm vi nhãn hiệu và danh mục hàng hóa, dịch vụ trong đơn quốc tế vì vậy cần được xây dựng phù hợp với quyền cơ sở.
Trong 05 năm đầu kể từ ngày đăng ký quốc tế, đăng ký Madrid phụ thuộc vào nhãn hiệu cơ sở. Nếu nhãn hiệu cơ sở bị từ chối, hủy bỏ, rút bỏ hoặc mất hiệu lực trong thời gian này, hoặc một thủ tục dẫn đến việc mất hiệu lực được khởi xướng trong thời hạn 05 năm, đăng ký quốc tế có thể bị hủy tương ứng.
Đây là lý do doanh nghiệp nên đánh giá kỹ khả năng bảo hộ của nhãn hiệu ngay từ giai đoạn chuẩn bị đơn trong nước.
Hồ sơ đăng ký nhãn hiệu quốc tế qua Madrid từ Việt Nam gồm những gì?
Đối với đơn đăng ký quốc tế nhãn hiệu có nguồn gốc Việt Nam, hồ sơ có thể bao gồm:
- 02 tờ khai yêu cầu đăng ký quốc tế nhãn hiệu có nguồn gốc Việt Nam theo mẫu áp dụng;
- 02 bản Tờ khai MM2 của WIPO;
- 05 mẫu nhãn hiệu;
- Bản sao đơn đăng ký hoặc Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu cơ sở;
- Giấy ủy quyền nếu nộp thông qua tổ chức đại diện sở hữu công nghiệp;
- Tờ khai MM18 nếu có chỉ định Hoa Kỳ;
- Chứng từ nộp phí, lệ phí và các tài liệu khác theo từng trường hợp
Không nên chuẩn bị hồ sơ theo phương thức “chọn càng nhiều nhóm, càng nhiều quốc gia càng tốt”. Mỗi chỉ định đều liên quan đến chi phí và chiến lược bảo hộ; trong khi danh mục hàng hóa, dịch vụ quá rộng hoặc mô tả không phù hợp có thể làm phát sinh vấn đề trong quá trình thẩm định.
Quy trình bảo hộ nhãn hiệu quốc tế qua Madrid
Bước 1: Xác định thị trường thực sự cần bảo hộ
Trước khi lập hồ sơ, doanh nghiệp nên xác định quốc gia nào đang hoặc sắp có hoạt động kinh doanh, phân phối, sản xuất, thương mại điện tử, cấp phép hoặc nhượng quyền.
Madrid cho phép lựa chọn các thành viên cụ thể chứ không bắt buộc phải đăng ký tại toàn bộ hệ thống.
Bước 2: Tra cứu và đánh giá khả năng đăng ký
Một nhãn hiệu đã có khả năng đăng ký tại Việt Nam chưa chắc sẽ được chấp nhận tại Hoa Kỳ, Trung Quốc, Nhật Bản hay các thị trường khác.
Mỗi thành viên áp dụng pháp luật nhãn hiệu riêng. Vì vậy, trước khi chỉ định thị trường quan trọng, nên xem xét các nhãn hiệu đối chứng, yếu tố mô tả, khả năng gây nhầm lẫn và các căn cứ từ chối tại quốc gia đó.
Bước 3: Chuẩn bị đơn quốc tế
Thông tin trong đơn cần được đối chiếu cẩn thận với đơn hoặc đăng ký cơ sở, đặc biệt là: chủ đơn – mẫu nhãn hiệu – nhóm hàng hóa/dịch vụ – danh mục sản phẩm/dịch vụ – các thành viên được chỉ định.
Sai lệch ở giai đoạn này có thể dẫn đến yêu cầu sửa đổi hoặc ảnh hưởng phạm vi quyền sau này.
Bước 4: Nộp đơn thông qua cơ quan xuất xứ
Đối với đơn có nguồn gốc Việt Nam, người nộp đơn thực hiện thủ tục thông qua cơ quan sở hữu trí tuệ của Việt Nam. Sau khi kiểm tra, đơn đủ điều kiện sẽ được chuyển đến Văn phòng quốc tế của WIPO theo cơ chế Madrid.
Bước 5: WIPO kiểm tra và đăng ký quốc tế
WIPO xem xét các yêu cầu về hình thức theo hệ thống Madrid. Nếu đáp ứng điều kiện, nhãn hiệu được ghi nhận vào Đăng bạ quốc tế và thông tin được chuyển đến các thành viên mà chủ đơn đã chỉ định.
Việc được WIPO đăng ký quốc tế chưa đồng nghĩa nhãn hiệu chắc chắn được bảo hộ tại từng quốc gia.
Bước 6: Cơ quan sở hữu trí tuệ từng nước xem xét
Mỗi quốc gia hoặc tổ chức khu vực được chỉ định sẽ xem xét nhãn hiệu theo pháp luật của mình.
Kết quả có thể là:
- Chấp nhận bảo hộ;
- Từ chối một phần;
- Từ chối toàn bộ;
- Yêu cầu giải trình, sửa đổi hoặc thực hiện thủ tục khác.
Do mỗi thành viên thực hiện thẩm định theo pháp luật nội địa, cùng một đăng ký quốc tế có thể được bảo hộ tại một thành viên nhưng bị từ chối toàn bộ hoặc một phần tại thành viên khác.
Theo Hệ thống Madrid, cơ quan sở hữu trí tuệ của thành viên được chỉ định phải đưa ra quyết định cấp hoặc từ chối bảo hộ trong thời hạn 12 tháng, hoặc trong một số trường hợp là 18 tháng kể từ ngày được WIPO thông báo về việc chỉ định. Tuy nhiên, thời gian xử lý thực tế và thủ tục tiếp theo vẫn phụ thuộc vào pháp luật của từng thành viên.
Bảo hộ qua Madrid có lợi gì so với nộp từng đơn quốc gia?
Quản lý hồ sơ tập trung hơn
Thay vì quản lý nhiều hồ sơ độc lập với nhiều ngày gia hạn và thủ tục hành chính khác nhau, Madrid tạo ra một cơ chế quản lý quốc tế tập trung.
Có thể mở rộng phạm vi sau này
Doanh nghiệp không nhất thiết phải chỉ định toàn bộ thị trường ngay từ đầu. Khi hoạt động kinh doanh mở rộng, chủ sở hữu có thể cân nhắc chỉ định sau đối với những thành viên khác của hệ thống.
Giảm bớt thủ tục hành chính
Một đơn quốc tế và cơ chế thanh toán tập trung thường giúp giảm đáng kể việc phải xử lý nhiều bộ hồ sơ ở giai đoạn nộp ban đầu. Tuy nhiên, nếu phát sinh từ chối tại từng quốc gia, doanh nghiệp vẫn có thể phải làm việc theo thủ tục địa phương.
GV Lawyers có thể hỗ trợ gì trong chiến lược bảo hộ nhãn hiệu?
Tại GV Lawyers, hoạt động Sở hữu trí tuệ bao gồm tư vấn bảo hộ nhãn hiệu và đại diện khách hàng thực hiện thủ tục đăng ký tại Việt Nam cũng như các quốc gia khác.
Tùy nhu cầu cụ thể, việc hỗ trợ có thể tập trung vào đánh giá chiến lược đăng ký, xác định phạm vi hàng hóa – dịch vụ, chuẩn bị hồ sơ và xử lý các vấn đề pháp lý liên quan đến nhãn hiệu.
Đối với doanh nghiệp đang xây dựng hệ thống tài sản trí tuệ tổng thể, có thể tham khảo thêm thủ tục bảo hộ thương hiệu và thủ tục đăng ký bản quyền tác giả để phân biệt phạm vi bảo hộ của từng đối tượng.
Bảo hộ nhãn hiệu quốc tế qua Madrid là một cơ chế thuận tiện để doanh nghiệp xây dựng và quản lý quyền nhãn hiệu tại nhiều thị trường, nhưng giá trị của hệ thống nằm ở việc đơn giản hóa thủ tục quản lý chứ không phải bảo đảm nhãn hiệu sẽ được chấp nhận ở mọi quốc gia.
Trước khi nộp đơn, doanh nghiệp nên đặc biệt xem xét độ vững của nhãn hiệu cơ sở, khả năng đăng ký tại từng thị trường, phạm vi hàng hóa – dịch vụ và chiến lược lựa chọn quốc gia. Một kế hoạch đăng ký được xây dựng từ nhu cầu kinh doanh thực tế thường hiệu quả hơn việc chỉ định nhiều quốc gia nhưng không đánh giá trước rủi ro pháp lý.
